Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verfalls auf Markenlöschung in Anspruch

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verfalls auf Markenlöschung in Anspruch.

Die Klägerin vertreibt unter der Bezeichnung „T“ sowie Verwendung des Zusatzes „#“ bzw. „#“ ein Proteinpulver. Sie ist Inhaberin der Wortmarke „T“, die seit dem 09.08.2005 im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes unter der Registernummer # eingetragenen ist, Kl. 29, 5, 30, 32.

Der Beklagte ist Inhaber der Wortmarke „I“, die seit dem 24.03.2004 im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes unter der Registernummer # eingetragenen ist, Kl. 29, 5, 30, 32. Er ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der E, F, die wiederum Komplementärin der E1, F ist, deren Kommanditist der Beklagte ist. Ebenfalls ist er alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der L, F. Geschäftsgegenstand beider Gesellschaften ist der Handel mit diätetischen Lebensmitteln für Sportler. Beide Gesellschaften verfügen über die Zustimmung des Beklagten zur Benutzung der vorgenannten Marke „I“.

Mit Anwaltsschreiben vom 03.06.2014 ließ der Beklagte der Klägerin eine Schutzrechtsanfrage zukommen. Die E1 nutzte die Marke „I“ bis einschließlich Juli 2010 auf Endverbraucherrechnungen (Anlage 13 zur Klageerwiderung vom 21.11.2014). Seit November 2014 nutzt die E1 diese Marke erneut auf 500 g-Gebinden, die Proteindrinks in den Geschmacksrichtungen „Vanille“ und „Schoko“ enthalten (Anlage 5 zur Klageerwiderung vom 21.11.2014). Zusätzlich erfolgt die Benutzung der Marke „I“ seitdem auf der Preisliste der E1 und Rechnungen (Anlagen 4, 6 zur Klageerwiderung vom 21.11.2014).

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagtenmarke sei innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht rechtserhaltend genutzt worden.

Durch die Nutzung in abgewandelter Form „I“ sei der kennzeichnende Charakter der Beklagtenmarke verändert worden. Hinsichtlich der bis 2010 durch die E1 vertriebenen Gebinde ergebe sich dies zudem daraus, dass die Buchstaben r und o teilweise durch die weiß mit blauem Rand geschriebene Zahl „80“ verdeckt werden. Für die Nutzung seit November 2014 gelte dies auch, da die Beklagtenmarke durch die Abbildung einer schneebedeckten Gebirgskette, oben umgeben von sieben Sternen auf blauem und orangenem Grund mit dem eingerahmten unteren Zusatz „Aus dem Kraftwerk der Natur“ gebildet und gekennzeichnet werde.

Darüber hinaus meint die Klägerin, es liege zumindest ein Teilverfall der Beklagtenmarke vor. Dazu behauptet sie, die Marke „I“ sei lediglich zur Kennzeichnung von Proteindrinks verwendet worden. Für einen Teil des Warenverzeichnisses wie etwa Milch und Milcherzeugnisse, Käse oder Trockenmilcherzeugnisse sei keine ununterbrochene Nutzung erfolgt. Jedenfalls insoweit sei die Marke löschungsreif.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Marke Nr. # „I“ einzuwilligen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte meint, die Marke „I“ sei rechtserhaltend benutzt worden. Dies ergebe sich aus der Nutzung auf den vorgelegten Preislisten (Anlagen 4, 10 zur Klageerwiderung vom 21.11.2014). Auch die Verwendung auf den als Anlagen 6 und 11 zur Klageerwiderung vorgelegten Rechnungen für den Zeitraum November 2014 stelle eine eigenständige rechtserhaltende Verwendung dar. Die rechtserhaltende Benutzung bis Juli 2010 folge aus den für den Zeitraum bis Juli 2010 vorgelegten Endverbraucherrechnungen (Anlage 13 zur Klageerwiderung vom 21.11.2014).

Der Beklagte ist ferner der Ansicht, die Marke „I“ sei auch in ihrer eingetragenen Form genutzt worden. Die Abbildung einer schneebedeckten Gebirgskette, oben umgeben von sieben Sternen auf blauem und orangenem Grund mit dem eingerahmten unteren Zusatz „Aus dem Kraftwerk der Natur“, sei insoweit ohne Bedeutung. Die Zahl „80“ sei rein beschreibend. Der Verkehr entnehme dieser Angabe eine Größen- oder Stärkenangabe. Eine prägende Bedeutung habe die Zahl „80“ nicht.

Der Beklagte vertritt im Übrigen die Auffassung, die im Warenverzeichnis der Marke „I“ eingetragenen Waren seien sämtlich gleichwertig zu Proteindrinks. Daraus folge, dass die vorgenannte Marke auch nicht teillöschungsreif sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen einschließlich der übersandten Gebinde Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist unbegründet.

1.

Der Klägerin steht kein Löschungsanspruch aus § 49 Absätze 1 und 3 MarkenG zu, da ein ununterbrochener Zeitraum der Nichtbenutzung von fünf Jahren seit dem Tag der Eintragung der in Rede stehenden Marke nach Maßgabe der nachfolgenden Ausführungen nicht feststellbar ist.

a) Nach § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden sein. Eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke ergibt sich für den Zeitraum bis einschließlich Juli 2010 durch die Verwendung der Bezeichnung „I“ in den Rechnungen der E1 (Anlage 13 zur Klageerwiderung vom 03.12.2014). Seit November 2014 erfolgt eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke auf der Preisliste der E1 und deren Rechnungen (Anlagen 4, 6 zur vorgenannten Klageerwiderung). Die Verwendung der streitgegenständlichen Bezeichnung auf den Rechnungen bzw. der Preisliste stellt eine eigenständige Verwendung dar. Ein körperlicher Zusammenhang mit der Ware ist nicht notwendig (vgl. BGH GRUR 2014, 378, 379 (Rn. 20) – OTTO CAP; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 26 Rn. 62 f.; ferner Hackbarth/Jonas/v. Mühlendahl, GRURInt 2011, 1029, 1035). Ein Zeitraum von fünf Jahren ununterbrochen nicht rechtserhaltender Nutzung ist damit vorliegend nicht gegeben, wobei nach § 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzung mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber gilt.

b) Auch die Hinzufügung der Zahl „80“ steht einer markenmäßigen Benutzung der Streitmarke nicht entgegen. Werden einer Marke beschreibende Elemente hinzugefügt, die nur die Art, Bestimmung oder sonstige Eigenschaften der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen beschreiben, bleibt der kennzeichnende Charakter der Marke regelmäßig unberührt (BGH, GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp; BGH, GRUR 2000, 1040, 1041 – FRENORM/FRENON). Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung der Marke abweichende Form i.S.v. § 26 Abs. 3 MarkenG ist auf die Verkehrsauffassung abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 (Rn. 39) – Augsburger Puppenkiste; BGH, GRUR 2010, 729 (Rn. 17) – MIXI; BGH, GRUR 2011, 623 (Rn. 55) – Peek & Cloppenburg II).

Die Zahl „80“ beschreibt den Eiweißgehalt der vertriebenen Produkte. Diese richten sich vornehmlich an Sportler. Dass diese der Angabe eine Größen- oder Stärkenangabe innerhalb verschiedener Stärken oder Mengen, mit denen das Produkt „I“ angeboten und vertrieben wird, entnehmen, erscheint nachvollziehbar und plausibel. Eine prägende Bedeutung für die Marke kommt der Zahl „80“ danach nicht zu.

c) Die von der Klägerin beanstandete Verwendung in der Form, dass auf den bis 2010 durch die E1 vertriebenen Gebinden die Buchstaben r und o teilweise durch die weiß mit blauem Rand geschriebene Zahl „80“ verdeckt werden, bedarf nach den vorstehenden Ausführungen keiner rechtlichen Würdigung mehr. Bereits die Verwendung in den Rechnungen stellt eine rechtserhaltende Benutzung dar. Entsprechendes gilt für die Nutzung seit November 2014 in Verbindung mit der Abbildung einer schneebedeckten Gebirgskette, oben umgeben von sieben Sternen auf blauem und orangenem Grund mit dem eingerahmten unterem Zusatz „Aus dem Kraftwerk der Natur“.

d) Die Klägerin hat gegen den Beklagten auch keinen Anspruch auf Einwilligung in die Teillöschung der Marke „I“ bezüglich der Waren „Milch und Milcherzeugnisse, Käse oder Trockenmilcherzeugnisse“ gem. § 49 Absätze 1, 3 MarkenG.

Die Markeneintragung ist nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden (BGH, GRUR 2009, 60, 62 f. (Rn. 32) – LOTTOCARD).

Die Streitmarke wird für den Handel mit diätetischen Lebensmitteln für Sportler eingesetzt. Bei sämtlichen im Warenverzeichnis genannten Waren ist ein Bezug zur Sportnahrung erkennbar. Jedenfalls als Bestandteil der unter der Marke „I“ vertriebenen Proteindrinks ist – sogar insbesondere – an die von der Klägerin genannten „Milch und Milcherzeugnisse“ bzw. „Trockenmilcherzeugnisse“ zu denken. Auch hinsichtlich der von der Klägerin genannten Ware „Käse“ vermag diese nicht substantiiert aufzuzeigen, dass nach der Verkehrsanschauung zu jenem Milchprodukt im weiteren Sinne kein Bezug zu diätetischen Lebensmitteln für Sportler besteht. Danach liegt ein Teilverfall der in Rede stehenden Wortmarke nicht vor.

2.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 Satz 1 und 2 ZPO.