Zum Merkmal der Unmittelbarkeit beim Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG.

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Rückruf aus den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung.

Die Klägerin ist im Register eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 2 415 577 (Klagepatent) betreffend Verfahren zur Herstellung von Gelfolien. Der Hinweis auf die Erteilung des eine Priorität vom 24.6.2003 beanspruchenden und am 23.6.2004 angemeldeten Klagepatents wurde am 12.8.2015 veröffentlicht. Das Bundespatentgericht hat das Klagepatent mit Urteil vom 19.3.2019 – Az. 5 Ni 13/17 (EP) hinzuverbunden 5 Ni 28/17 (EP) – im Umfang der erteilten (und zunächst im Verfahren geltend gemachten) Ansprüche 1, 2, 3 und 5 für nichtig erklärt; dieses Urteil ist rechtskräftig. Die Klägerin stützt sich zuletzt allein noch auf den Gegenstand des Klagepatents nach Patentanspruch 15 unter Rückbezug auf Anspruch 3, wobei – in Anlehnung an die Festlegung der im Sol verwendeten Komponente auf Silica (vgl. Anspruch 9) – lediglich auf ein „Silica-Sol“ abgestellt wird. Die Ansprüche 3 und 15 haben in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut in der Verfahrenssprache:

„A process for continuously casting solvent filled continuous sheets of fiber-reinforced flexible gel material, comprising:

continuously forming a gel sheet by dispensing catalyzed sol onto a moving element (28; 77) at a predetermined rate and combining it with a batting (27; 75) provided as layers or sheets of fibrous materials; and inducing gelation in the combination in the moving element (28; 77) by a process selected from the group consisting of (a) a chemical process, and (b) dissipating a predetermined quantity of energy from an energy source into a cross-sectional area of the sol.“

„The process of Claim 1, 2, 3 or 5, wherein at least one moving element is a conveyor belt.“

Die in [X-Land] ansässige Beklagte stellt Aerogel-basierte Produkte zur Isolation her. Mit der Klage angegriffen sind sog. „Aerogel-Blankets“ (einheitlich: angegriffene Ausführungsform). Hierbei handelt es sich um faserverstärkte Silica-Aerogel-Bahnen mit einer gleichmäßigen Dicke und Gelverteilung und ohne Muster von tiefen Rissen, namentlich mit einer Bahnlänge von 24 m bzw. 37,33 m, die zu einer Vielzahl von Schichten aufgerollt sind (vgl. Fotografien nach Anlagenkonvolut K7; Produktinformation nach Anlage K8). Die Beklagte bewirbt die angegriffene Ausführungsform über ihren Internetauftritt [...] in englischer Sprache und vertreibt sie auch in der Bundesrepublik Deutschland. So belieferte die Beklagte u.a. die in Baden-Württemberg ansässige [...] GmbH.

Die Klägerin trägt vor,

die Produkte der angegriffenen Ausführungsform seien unmittelbare Verfahrenserzeugnisse iSd. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG, weil diese durch super-/überkritische Trocknung aus Gelvorläufern hervorgingen, welche als Zwischenprodukt im Produktionsprozess aus einem Herstellungsverfahren entstammten, das unmittelbar wortsinngemäß von der technischen Lehre des Anspruchs 3 in Kombination mit Anspruch 15 des Klagepatents (beschränkt auf Silica) Gebrauch machten.

Die Klägerin beantragt – nach Teilklagerücknahme im Übrigen – zuletzt:

A.I. wie unter A.I zuerkannt;

hilfsweise,

Rollen von über fünf Meter langen kontinuierlichen faserverstärkten Aerogel-Bahnen

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

welche durch ein Verfahren zum kontinuierlichen Gießen von kontinuierlichen Bahnen von mit Lösungsmittel gefülltem flexiblem faserverstärktem Silica-Gelfolienmaterial hergestellt worden sind, umfassend:

- kontinuierliches Formen einer Gelfolie durch Abgabe von aktiviertem Silica-Sol auf ein Bewegungselement mit einer vorbestimmten Rate und

- Vereinigen desselben mit einem Wattematerial, das als Schichten oder Bahnen von Fasermaterial bereitgestellt wird und

- Induzieren der Gelbildung in der Kombination auf dem Bewegungselement durch ein Verfahren, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus (a) einem chemischen Verfahren, und (b) Abgabe einer vorbestimmten Energiemenge aus einer Energiequelle auf die Querschnittsfläche des Silica-Sols,

- wobei das Bewegungselement ein Förderband ist (Anspruch 3 in Kombination mit Anspruch 15 und beschränkt auf Silica; EP 2 415 577 B1);

A.II. wie zuerkannt;

A.III. wie zuerkannt:

A.IV. [Die Beklagte zu verurteilen,] die unter A.I. bezeichneten, seit dem 12.08.2015 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Mannheim vom ...) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

B. wie zuerkannt.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte macht geltend,

bei der Herstellung des Gelvorläufers als Zwischenprodukt im Produktionsprozess der angegriffenen Ausführungsform würde schon das klagepatentgemäße Verfahren nicht verwirklicht. Weder würden die Bewegungselemente mit einer „vorbestimmten“ Rate betrieben, noch erfolgte eine Abgabe des aktivierten Sols auf die Bewegungselemente zu einer „vorbestimmten“ Rate (Merkmal 3.1). Vielmehr müssten beim beanstandeten Herstellungsverfahren die Bewegungs- wie auch die Abgaberate ständig angepasst werden. Hintergrund sei einerseits der Umstand, dass zwei (hintereinander angeordnete, räumlich getrennte) Förderbänder Verwendung fänden, und andererseits der Umstand, dass Sol und gelinduzierendes Mittel nicht fortlaufend kontinuierlich vereinigt, sondern vorab in einem Behälter vermengt würden, weshalb durch den Gelbildungsprozess Anpassungen erforderlich seien. Das im beanstandeten Herstellungsverfahren verwendete Fasermaterial sei kein patentgemäßes „Wattematerial“ (Merkmal 3.2). Wattematerial im Sinne des Klagepatents sei insofern insbesondere von Vliesmaterial, Filz oder Fasermatten abzugrenzen und meine – einer allgemeinen Definition folgend – ein loses Gefüge von Fasern oder Fäden, die nur aufgrund der Haftung untereinander ein Volumengefüge ergäben. Auch Merkmal 3.3 sei nicht verwirklicht. Denn patentgemäß müsse die Gelbildung auf demselben Förderband/Bewegungselement erfolgen, auf welches das aktivierte Sol abgegeben werde.

Unabhängig davon handele es sich bei den Produkten der angegriffenen Ausführungsform nicht um unmittelbare Verfahrenserzeugnisse im Rechtssinne. Die charakteristischen Eigenschaften einer solchen Aerogel-Bahn unterschieden sich aufgrund der weiteren Arbeitsschritte der super-/überkritischen Trocknung und der Weiterbehandlung – bspw. durch anschließende Hydrophobisierung – erheblich von den patentgemäßen Gelvorläufern. Abgesehen davon, dass sich auch die Poren-struktur selbst verändere (bspw. unter Bildung neuer Poren durch zusätzliche Verkettungen), könne nicht allein auf einen Erhalt der Subnanostruktur des Gelvorläufers abgestellt werden, weil entscheidend für die Produkteigenschaften des Endprodukts der erst durch die Trocknung bewirkte Medientausch in/zwischen den Poren sei. Entgegen der Auffassung der Klägerin könne auch nicht auf die Länge der Gel-Bahnen abgestellt werden, weil längere Bahnen im Stand der Technik auch vorbekannt gewesen seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird ergänzend auf die gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 22.11.2019 Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist, soweit über sie nach Teilklagerücknahme noch zu entscheiden ist, ganz überwiegend begründet.

Da die angegriffene Ausführungsform als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen ist (dazu II.), welches Gegenstand des Klagepatents (dazu I.) ist, und der inländische Vertrieb von Produkten der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte in Ermangelung eines Benutzungsrechts hiernach das Klagepatent verletzt, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zu verurteilen und ist deren Schadensersatzverpflichtung festzustellen (hierzu III.). Im Übrigen ist die verbliebene Klage mit den gesetzlichen Nebenentscheidungen (hierzu IV.) abzuweisen.

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung sog. Gelfolien, die wiederum zur Herstellung von Aerogel-basierten Produkten verwendet werden können (vgl. Abschn. [0001]).

1. Aerogele werden in der Klagepatentschrift beschrieben als eine Materialklasse mit besonderen Eigenschaften, welche aus ihrer Struktur resultierten, namentlich einer geringen Dichte, einer offenen Zellstruktur sowie großen Oberflächen und Porengrößen im Sub-Nanometer-Bereich (vgl. Abschn. [0002]). Aufgrund dieser Eigenschaften würden nanoporöse Aerogelmaterialien allgemein als die besten Feststoff-Wärmeisolatoren betrachtet (Abschn. [0003]). Sie würden mittels superkritischer Lösungsmittelextraktion, der sog. superkritischen Trocknung aus dem erzeugten, noch fragilen Vorläufer-Gelmaterial gewonnen (vgl. Abschn. [0002]; Abschn. [0016], Sp. 7 Z. 5-8).

Die Klagepatentschrift referiert die Herstellung von solchen (faserverstärkten) Gelvorläufern (Gelfolien) in einem Sol-Gel-Verfahren als grundsätzlich vorbekannt (vgl. Abschn. [0005]). Diese aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren beinhalteten unweigerlich das sog. Chargengießen (batch casting), bei dem jeweils ein ganzes Solvolumen katalysiert werde, um – nach Ausbringen in eine Gießform – eine gleichzeitige Gelierung im gesamten Volumen herbeizuführen (vgl. Abschn. [0005], Sp. 2 Z. 10-12).

Demgegenüber bezweckt das Klagepatent eine kontinuierliche Herstellung der Gelvorläufer (Gelfolien), die größere Materialvolumen auch im Aerogel-Endprodukt, namentlich längere kontinuierliche Bahnen ermöglicht (vgl. Abschn. [0013], [0016]). Zugleich reiche dadurch ein kleinerer Produktionsbereich als beim traditionellen Chargengießen aus, insbesondere auch bei der Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts zum Aerogelmaterial durch ein einfacheres Trocknungsverfahren unter Aufrollen der Gelbahnen (vgl. Abschn. [0013], [0016]).

2. Zur Erreichung dieser Ziele wird mit dem – auf Silica beschränkten – Klagepatentanspruch 3 in seiner Konkretisierung nach Anspruch 15 ein Verfahren vorgeschlagen, dessen Merkmale wie folgt gegliedert werden können:

3. Die Klagepatentschrift verdeutlicht den Gegenstand des Klagepatents unter anderem mit einem Ausführungsbeispiel, dessen Aspekte in der nachstehend wiedergegebenen Figur 7 schematisch dargestellt sind:

4. Ausgehend von den die Patentauslegung tragenden Grundsätzen (hierzu a)) misst die Kammer der geschützten Merkmalskombination – soweit für den Rechtsstreit von Interesse – nachfolgenden Sinngehalt bei (hierzu b)).

a) Der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche in der maßgeblichen Verfahrenssprache bestimmt (Art. 69 Abs. 1, Art. 70 Abs. 1 EPÜ). Bei der für die Beurteilung der Patentverletzung erforderlichen Auslegung des Patentanspruchs sind der Sinngehalt des Anspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag jedes einzelnen Merkmals zu dem gesamten Leistungsergebnis der Erfindung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2016, 1031, 1034 – Wärmetauscher). Wie der Durchschnittsfachmann die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch nach dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen. Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich hierbei an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck der Merkmale, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe – nicht die philologische oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung – entscheidend ist, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (vgl. BGH, GRUR 2002, 515, 517 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube). Die Merkmale und Begriffe des Patentanspruchs sind so zu deuten, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 655, 656 – Trägerplatte).

Der Patentanspruch hat hierbei Vorrang gegenüber der Beschreibung und den Ausführungsbeispielen sowie den darauf bezogenen Beschreibungsteilen. Sie dürfen weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Eine Auslegung unterhalb eines allgemeineren Sinngehalts der Ansprüche ist generell nicht zulässig (vgl. BGH, GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Zugleich ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, GRUR 2011, 701, 703 – Okklusionsvorrichtung). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH, GRUR 2015, 972, 974 – Kreuzgestänge).

b) Dem Klagepatentanspruch 3 in seiner Beschränkung auf Silica und in seiner Konkretisierung nach Anspruch 15 entnimmt der angesprochene Fachmann – ein Chemiker oder ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Werkstoffwissenschaften mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung sowie umfangreichen Erfahrungen im Bereich der Herstellung von Sol-Gel-Werkstoffen – folgende technische Lehre:

aa) Das patentgemäße Verfahren befasst sich mit der Herstellung von Silica-Gelfolien als Vorläufer- bzw. Zwischenprodukt bei der Produktion insbesondere eines Aerogelmaterials durch kontinuierliches Gießen (Merkmal 3).

(1) Unter einer klagepatentgemäßen (Silica-)Gelfolie, die der Anspruch einleitend als „kontinuierliche Bahnen von mit Lösungsmittel gefülltem flexiblem faserverstärktem Silica-Gelfolienmaterial“ (solvent filled continuous sheets of fiber-reinforced flexible silica-gel material) spezifiziert, ist ein bahnförmiges, aus einem Sol-Gel-Prozess entstammendes faserverstärktes Material zu verstehen, das aufgrund seiner Eigenschaften durch ein entsprechendes superkritisches Trocknungsverfahren in ein Aerogel (mit der ein solches Aerogel charakterisierenden Subnanometerstruktur) überführbar ist. Dem entsprechend spricht die Klagepatentschrift das Endprodukt Aerogel durchgehend und spezifisch, unter Hervorhebung der Vorteile dessen Materialeigenschaften an (vgl. Abschn. [0001] bis [0004], [0016], [0020]). Dem Fachmann ist dabei bekannt, dass aus einem mit Lösungsmittel gefüllten (Silica-)Gelmaterial, aus dem durch superkritische Trocknung Aerogel hergestellt wird, alternativ auch Xerogel erzeugt werden kann, nämlich wenn es einfach – also nicht superkritisch – getrocknet wird. Anders als Aerogele nimmt die Klagepatentschrift Xerogele jedoch nicht als Endprodukt der Herstellung nachfolgend zum geschützten Verfahren in den Blick, sondern erwähnt diese lediglich punktuell als Alternativerzeugnis, das als bekannt vorausgesetzt wird (vgl. Absch. [0009]: „dried into an aerogel or xerogel“, [0013]: „solvent extraction to make aerogel or xerogel materials“, [0024]: „the dried aerogel or xerogel material“).

(2) Die Gelifolie soll durch die Verfahrensschritte nach den weiteren Merkmalen erzielt werden können. Der Klagepatentanspruch kennzeichnet diese Schritte zusammenfassend als „kontinuierliches Gießen / Formen“ (continuously casting / forming) im Gegensatz zu dem im gewürdigten Stand der Technik vorbekannten Chargengießen. Auch wenn der Klagepatentanspruch selbst kein bestimmtes Volumen des erzeugten Gelfolienmaterials und insbesondere keine bestimmte Bahnlänge vorgibt, sieht die Klagepatentschrift gerade in diesem kontinuierlichen Gießen und Formen den Kapazitätsvorteil gegenüber dem auf die jeweilige Gießform beschränkten Chargengießen (vgl. Abschn. [0013], [0016]).

bb) Als Verfahrensschritt gibt der Anspruch zunächst vor, ein katalysiertes / aktiviertes Silica-Sol auf ein Förderband mit einer vorbestimmten Rate abzugeben (Merkmal 3.1).

(1) Unter einem katalysierten / aktivierten Silica-Sol ist das in beliebiger Form hergestellte Ausgangsprodukt für den Sol-Gel-Prozess zu verstehen (vgl. Abschn. [0008], [0017], [0018]). Dieses enthält neben dem Lösungsmittel, bspw. einem Alkohol (vgl. Abschn. [0028]), als anorganische Materialkomponente, welche die Gelmatrix letztlich ausbildet, Silica, und ist zudem bereits mit einem Katalysator versehen.

(2) Um ein kontinuierliches Gießen / Formen einer Gelfolie zu gewährleisten, sieht der Patentanspruch vor, das katalysierte / aktivierte Sol auf ein Bewegungselement, nämlich ein Förderband abzugeben (dispensing).

(3) Das Förderband, welches der Ort des nicht weiter beschriebenen Sol-Gel-Prozesses ist (vgl. Abschn. [0008], Sp. 2 Z. 43-44: „forming a gel sheet on a moving element“; Abschn. [0030], Sp. 12 Z. 9: „induced to make a hydrogel on the moving belt“), wird hinsichtlich seiner strukturellen Ausgestaltung vom Patentanspruch nicht weiter vorgegeben. Diese wird vielmehr ins fachmännische Können und Belieben gestellt. Da das Förderband – im Patentanspruch unter Verwendung des unbestimmten Artikels und ohne strukturelle Vorgaben – nur in seiner Funktion als Volumenträger und Transportmittel angesprochen wird, erfasst die patentgemäße Lehre auch mehrere hintereinander angeordnete Förderbänder als ein Förderband.

In Bezug auf das Förderband bestimmt das Merkmal 3.1 lediglich, dass sich dieses mit einer vorbestimmten Rate bewegt (a conveyor belt at a predetermined rate). Da der Patentanspruch keine weitergehende Aussage zur Bewegungsrate trifft, wird der Fachmann aufgrund der Bedeutung des Förderbands als Ort des Sol-Gel-Prozesses und in Ermangelung sonstiger technisch-funktionaler Aspekte dem Merkmal lediglich die Vorgabe entnehmen, die Bewegungsrate vorab in Abstimmung auf die Gelierungsparameter zu definieren. Dies schließt es – anders als die Beklagte meint – insbesondere nicht aus, dass die Bewegungsrate variabel an Gelierungsparameter und -fortschritte angepasst wird. Die Klagepatentschrift erhellt auch an keiner Stelle ein technisches Erfordernis einer konstanten, unveränderlichen Bewegungsrate. Vielmehr werden die Steuerungs- und damit Anpassungsmöglichkeiten der Parameter gerade als ein Vorteil des offenbarten Verfahrens herausgestellt (Abschn. [0010]). Entscheidend ist damit nur, dass eine etwaige Anpassung der Bewegungsrate aufgrund gleichbleibender, vordefinierter Funktionszusammenhänge und nicht willkürlich geschieht. Dann aber kann von einer vorbestimmten Rate gesprochen werden.

cc) Als weiteren Verfahrensschritt gibt der Patentanspruch vor, das abgegebene aktivierte Sol (auf dem Förderband) mit einem Wattematerial, das als Schichten oder Bahnen von Fasermaterial bereitgestellt wird, zu vereinigen (Merkmal 3.2).

Hierdurch wird die Gelmatrix verstärkt und die Gelfolie als Verbundmaterial ausgeführt, welches aufgrund der Resilienz der Verstärkungsfasern zugleich eine gewisse Flexibilität bietet (vgl. Abschn. [0009], [0017], [0032], [0034]).

Anders als die Beklagte meint, erfasst der Patentanspruch als Wattematerial auch Vlies- oder Filzmaterial oder Fasermatten und ist nicht auf Material beschränkt, welches allein durch ein loses Gefüge von Fasern oder Fäden geprägt ist. Insoweit kann dahinstehen, ob der Fachmann allgemein unter „batting“ auch Vliesmaterial o.ä. versteht. Denn das Klagepatent adressiert mit „batting“ jegliches bauschige Fasermaterial, das für die Faserverstärkung bei der Herstellung von Gelfolien geeignet ist und in der Produktion als Schicht oder Bahn bereitgestellt werden kann. Dass „batting“ insoweit im Klagepatent als generischer Begriff für Faserverstärkungsmaterial verstanden wird, zeigen schon die Unteransprüche 11 und 12, die in ihrem Kennzeichen bei der Wiederholung des Begriffs „batting“ diesem „mat material“, also Vlies, gleichstellen („wherein the fibrous batting or mat material includes ...“). Die Patentbeschreibung selbst spricht im Zusammenhang mit der Faserverstärkung von einem „lofty batting“ (vgl. Abschn. [0009] und [0032]), welches insbesondere als Vliesmaterial („particularly a continuous non-woven batting“) oder bevorzugt als Gewebe („The preferred form is a soft web of this material.“) ausgeführt sein kann.

dd) Schließlich lehrt der Patentanspruch zusätzlich gelinduzierende Maßnahmen auf dem Förderband vorzusehen (Merkmal 3.3). Der in der Kombination aus katalysiertem / aktiviertem Sol und Wattematerial einsetzende Sol-Gel-Prozess soll mittels eines chemischen Verfahrens oder eines Energieeintrags auf die Querschnittsfläche unterstützt werden (vgl. Abschn. [0010], Sp. 3 Z. 41-42), insbesondere der Katalysator in seiner Aktivität angestoßen werden, wodurch der Gelierungsprozess, namentlich dessen Zeitverlauf steuerbar ist [vgl. Abschn. [0019], Sp. 9 Z. 39-45).

II. Der inländische Vertrieb der Produkte der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte verletzt in Ermangelung eines Benutzungsrechts das Klagepatent (Art. 64 iVm. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG). Die angegriffene Ausführungsform ist als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen (dazu 2.), welches Gegenstand des Klagepatents nach Anspruch 15 iVm. Anspruch 3 ist (dazu 1.).

1. Bei der Herstellung der Gelvorläufer der angegriffenen Ausführungsform wird von der technischen Lehre des Klagepatentanspruchs 15 iVm. Anspruch 3 wortsinngemäß Gebrauch gemacht.

a) Es steht zwischen den Parteien außer Streit, dass zur Herstellung der Gelvorläufer der angegriffenen Ausführungsform ein katalysiertes Silica-Sol auf ein Förderband unter Zuführung von faserverstärkendem Material ausgebracht wird. Ebenso ist die Beklagte dem Vorbringen der Klägerin (vgl. AS 244a) nicht entgegengetreten, dass weitere gelinduzierende Maßnahmen, bspw. chemische Verfahren, auf dem Förderband nach Vereinigen des Sols mit dem Fasermaterial erfolgen. Damit sind sämtliche Merkmale der geltend gemachten Anspruchskombination verwirklicht.

Die Einwände der Beklagten sind patentrechtlich unbeachtlich. Dass die Bewegungsrate des Fließbandes an die Gelierung angepasst wird, steht Merkmal 3.1. nicht entgegen, weil die Bewegungsrate auch in Abhängigkeit des Gelierungsfortschritts angepasst sein kann. Da Wattematerial iSd. Merkmals 3.2 auch Vliesmaterial oder gewebte Faserstrukturen erfasst, dringt auch der Einwand nicht durch, beim beanstandeten Verfahren fände ebensolches Material Verwendung. Dass die Gelbildung auf erst auf dem zweiten der hintereinander verwendeten Fließbänder erfolgt, ist ebenso unerheblich und hindert insbesondere nicht die Verwirklichung des Merkmals 3.3. Denn das vom Klagepatentanspruch angesprochene Förderband erfasst auch mehrere hintereinander angeordnete Förderbänder funktional als ein solches.

b) Da die Verfahrensbenutzung in tatsächlicher Sicht außer Streit steht, kommt es auf die gesetzliche Vermutungsregelung nach § 139 Abs. 3 PatG und die Frage ihrer Anwendbarkeit im Streitfall nicht (mehr) an.

2. Die angegriffene Ausführungsform, die durch superkritische Trocknung und anschließende Hydrophobisierung der patentgemäß hergestellten Gelvorläufer entsteht, ist als unmittelbar hergestelltes Erzeugnis nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ, § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG anzusehen.

a) Wann ein hinreichender – im Gesetzeswortlaut „unmittelbarer“ – Zusammenhang zwischen dem geschützten Verfahren und dem (angegriffenen) Erzeugnis besteht, ist im Einzelnen umstritten und bislang nicht höchstrichterlich geklärt. Anders als noch das Reichsgericht in seiner Entscheidung „Eisenbalkendecke I“ (RGZ 39, 32, 34) wird ein enger chronologischer Ansatz, wonach nur das direkt durch das Verfahren hervorgebrachte (unbearbeitete) Erzeugnis als geschützt anzusehen wäre, heute so wohl nicht mehr vertreten (zuletzt noch Bruchhausen, GRUR 1979, 743). Überwiegend hat sich zwischenzeitlich – in unterschiedlicher Ausprägung, beginnend in der Rechtsprechung des Reichsgerichts (RGZ 152, 113, 114 – Entgasungsverfahren) – ein eigenschaftsorientierter Ansatz in Literatur und Rechtsprechung durchgesetzt, wonach ein Produkt trotz Weiterbearbeitung dann noch als unmittelbares Verfahrenserzeugnis gilt, wenn es die charakteristischen – auf das geschützte Verfahren zurückzuführenden – Eigenschaften beibehalten und seine „Selbständigkeit“ nicht eingebüßt hat (vgl. OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 87 – Videosignal-Codierung I; Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973 ff.). Dieser Ansatz, dem die Kammer grundsätzlich folgt, gewährleistet dabei den vom Gesetz angestrebten Ausgleich zwischen dem Allgemeininteresse, den Verkehr nicht in unerträglicher Weise zu belästigen (vgl. hierzu RGZ 39, 32, 34 – Eisenbalkendecke I), und dem Interesse des Patentinhabers an der gerechten Belohnung für die – im Allgemeininteresse liegende – mit der Patentanmeldung erfolgte Bereicherung der Technik, weil vorausgesetzt wird, dass die erfinderische Leistung des geschützten Verfahrens auch noch für das Endprodukt prägend ist.

b) Nach diesem Ansatz ist die angegriffene Ausführungsform als unmittelbares Verfahrenserzeugnis anzusehen, weil die Aerogel-Bahn die charakteristischen, durch das erfindungsgemäße Verfahren bereitzustellenden Eigenschaften des Gelvorläufers beibehält und als in ihren sonstigen Eigenschaften „veredelte“ Gel-Bahn ihre Selbständigkeit in den Produkten der angegriffenen Ausführungsform nicht einbüßt.

Charakteristisch für den Gel-Vorläufer ist zum einen die durch den Sol-Gel-Prozess in der Gelmatrix bereitgestellte nanoporöse Struktur. Diese bleibt jedoch – ungeachtet etwaig neu gebildeter Poren – gerade beim superkritischen Trocknen im Wesentlichen erhalten und begründet die vom Klagepatent in den Blick genommenen hervorragenden Isolationseigenschaften des Aerogels (vgl. Abschnitt [0002] f.). Durch die Weiterverarbeitung zum Produkt Aerogel wird letztlich nur das Lösungsmittel, das lediglich als Hilfsmittel in der Herstellung dient, aus dem Material entfernt, während die sonstige Struktur des Materials im Wesentlichen unverändert bleibt. Bildlich gesprochen stellt die Gelfolie eine noch mit Lösungsmittel gefüllte Aerogelfolie dar. Damit unterscheidet sich die Weiterverarbeitung der Gelfolie zum Aerogelmaterial grundlegend von der alternativ möglichen Weiterverarbeitung zu einem Xerogel, bei dem die Materialstruktur nach der Entfernung des Lösungsmittels – erneut bildlich gesprochen – regelrecht in sich zusammenfällt. Dass sich die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Gelfolie und Aerogel-Bahn im Übrigen unterscheiden, ist demgegenüber unerheblich; maßgeblich ist allein, dass für das Zwischenprodukt charakteristische Eigenschaften im weiterverarbeiteten Produkt fortbestehen, die ihren Ursprung im patentgemäßen Herstellungsverfahren haben.

Als charakteristische Erzeugniseigenschaft des Gel-Vorläufers, die in der Aerogel-Bahn fortbesteht, ist zum anderen auf das in Überwindung des Chargengießens mittels des patentgemäßen Herstellungsverfahrens ermöglichte größere Materialvolumen durch lange kontinuierliche (aufgerollte) Bahnen zu verweisen. Der Einwand, längere Bahnen seien im Stand der Technik auch vorbekannt gewesen, ist wiederum patentrechtlich unerheblich, weil die Bahnlänge gleichwohl auf das konkrete Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 11 des Klagepatents zurückzuführen ist.

III. Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die gestellten Anträge im zuerkannten Umfang.

1. Die Beklagte ist zur Unterlassung verpflichtet gemäß § 139 Abs. 1 Satz 1 PatG (Tenor A.I.).

Die rechtswidrigen Benutzungshandlungen hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform in der Vergangenheit begründen die insoweit erforderliche Wiederholungsgefahr für die Zukunft und in Ansehung der weiteren, dem Tenor unterfallenden Benutzungshandlungen jedenfalls Begehungsgefahr (vgl. BGH, GRUR 1960, 423, 424 – Kreuzbodenventilsäcke). Da die Beklagte zur Unterlassung verurteilt wird, sind ihr gemäß § 890 ZPO auf Antrag der Klägerin die gesetzlichen Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.

2. Die Beklagte ist weiterhin verpflichtet, die seit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr gebrachten patentverletzenden Ausführungsformen gegenüber gewerblichen Abnehmern zurückzurufen (Tenor A.IV.), § 140a Abs. 3 Satz 1 PatG.

Der ausländische Sitz der Beklagten ist hierbei unbeachtlich. Der Anspruch auf Rückruf ist nicht ein bloßes Hilfsmittel zur Durchsetzung des ebenfalls in § 140a PatG vorgesehenen Anspruchs auf Vernichtung. Der Anspruch auf Vernichtung steht im Verhältnis zu den beiden anderen in § 140a PatG vorgesehenen Ansprüchen nicht in einem Stufen- oder Exklusivitätsverhältnis. Vielmehr stehen alle drei Ansprüche aufgrund ihrer unterschiedlichen, einander ergänzenden Zielrichtung grundsätzlich unabhängig nebeneinander. Deshalb besteht ein Anspruch auf Rückruf auch gegenüber einem im Ausland ansässigen Lieferanten (vgl. BGH, GRUR 2017, 785, Rn. 32 ff. – Abdichtsystem).

Umstände, die eine Durchsetzung des Rückrufanspruchs als unverhältnismäßig iSd. § 140a Abs. 4 Satz 1 PatG darstellten, sind von der Beklagten weder dargetan noch sonst ersichtlich.

Der auf Rückruf gerichtete Klageantrag ist jedoch in sachlicher Hinsicht zu weitgehend und unterliegt daher der teilweisen Abweisung. Die Kammer hält insoweit daran fest, dass dem Verletzer im Tenor keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der von ihm für die Erfüllung der Verpflichtung zu ergreifenden Mittel zu machen sind (vgl. im Einzelnen: Kammer, InstGE 12, 200, 208 – Stickstoffmonoxyd-Nachweis; zustimmend OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.04.2015 – 6 U 92/13).

3. Antragsgemäß ist festzustellen, dass die Beklagte für inländische Benutzungshandlungen seit dem tenorierten Zeitpunkt zum Ersatz des hieraus der Klägerin entstandenen Schadens verpflichtet ist (Tenor B.).

Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Verletzungshandlungen nicht und kann ohne diese Kenntnis einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern. Die Klägerin hat – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Ersatzanspruchs alsbald festgestellt wird. Der Schadensersatzanspruch ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) hätte im Geschäftsbetrieb der Beklagten spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents grundsätzlich erkannt werden können und müssen, dass das Klagepatent durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform verletzt wird.

4. Ausgehend hiervon ist die Beklagte der Klägerin ferner zur Auskunft (Tenor A.II.) und Rechnungslegung (Tenor A.III.) verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB (vgl. BGHZ 125, 322, 326 - Cartier-Armreif), wobei die Klägerin Belegvorlage im beantragten und zuerkannten Umfang entsprechend § 259 BGB fordern kann (vgl. zur Belegvorlage: OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand).

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 iVm. § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.