Die Klägerin macht gegen die Beklagte markenrechtliche Unterlassungs- und Folgeansprüche geltend

1. Die Klägerin macht gegen die Beklagte markenrechtliche Unterlassungs- und Folgeansprüche geltend.

Die Klägerin vertreibt unter der Bezeichnung „G.“ Produkte eines Haftsystems aus mikrostrukturierter Silikonfolie für verschiedene Anwendungsbereiche (unter anderem „G. Tape“, „G. Plus“, „G. Flex“), welche in Bezug auf Farbe, Größe und Form individuell an die jeweiligen Kundenwünsche und Bedürfnisse angepasst werden können.

In diesem Zusammenhang ist die Klägerin auch Inhaberin der am 31.07.2019 eingetragenen Unionswortmarke Nr. 0...5 „G.“ (nachfolgend: Klagemarke), die unter anderem eingetragen ist für (vgl. Anlage K1):

„Klasse 17: Haft- und Klebebänder für technische, industrielle und gewerbliche Zwecke und deren Bestandteile; Haft- und Klebebänder und deren Bestandteile, nicht für Haushaltszwecke; Haft- und Klebebänder aus Kunststoff oder Kunststoffmaterialien aufweisend, nicht für Haushaltszwecke; Adhäsionssysteme aus Kunststoff oder Kunststoffmaterialien aufweisend, nämlich in Form von Haftfolien und Haftbändern, sowie in Form von folien- und bänderartigen Trägern mit stielartig vorstehenden Haft- oder Kontaktköpfen, und deren Bestandteile […];

Klasse 20: Bestandteile von Befestigungssystemen, insbesondere in Form von einzelnen Haftteilen aus Kunststoff oder Kunststoffmaterialien; Haftverschlüsse, Haftbänder sowie Befestigungsgrund Adhäsionssysteme aus Kunststoff oder Kunststoffmaterialien aufweisend; Band- und Flächenhaftverschlüsse, insbesondere aus thermoplastischem Material; Bestandteile dahingehender Haftverschlüsse, insbesondere in Form von flach extrudierten Haftteilen oder sonstiger für einen Verschluss vorgesehener Teile […];

Klasse 26: Haftverschlüsse, Haftbänder und deren Bestandteile; Befestigungs- und Adhäsionssysteme und deren Bestandteile […]“

Die Beklagte brachte über den von ihr betriebenen Bücher- und Spielwarenverlag im Jahr 2023 das Spiel „G. RUN“ auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine vertikale Kugelbahn mit biegsamen Bahnen, welche mithilfe der mitgelieferten Haftpads an Schränken, Fenster, Fliesen oder am Fenster temporär angebracht werden können. Diese Haftpads bezeichnete die Beklagte bei Markteinführung zunächst als „G.Pads“ und benutzte diese Bezeichnung unter anderem hervorgehoben auf der Verpackung des Spiels und in der dem Produkt beigefügten Anleitung (unter anderem: „Geniale G.PADS“; „Herzstück dieser neuartigen Kugelbahn sind die faszinierenden G.Pads“; vgl. Lichtbilder LGA Bl. 7-9). Auch bot die Beklagte Kunden in den Verpackungsunterlagen an, die „G.Pads“ bei ihr nachzubestellen („Die Kugeln und die G.Pads kannst du auf k.de im Service-Bereich nachbestellen“, vgl. Lichtbilder LGA Bl. 9).

Gestützt auf die Rechtsbehauptung einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV hat die Klägerin wegen der Klagemarke und hilfsweise wegen weiterer auf sie eingetragener Marken gegen die Beklagte Klage erhoben, mit der sie beantragt hat:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, diese zu vollziehen an den Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union die Bezeichnung „G.Pads“ für Haftpads (also Haftbänder zur Befestigung von Gegenständen auf Oberflächen) zu benutzen.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1 durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, das Angaben und Belege, namentlich Rechnungen, zu enthalten hat, über den Umfang der Benutzung, nämlich den erzielten Umsatz und Gewinn.

4. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über Herkunft und Vertriebsweg der Verletzungsgegenstände gemäß Ziffer 1 durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, das Angaben zu enthalten hat über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Verletzungsgegenstände gemäß Ziffer 1 sowie über die Menge der erhaltenen und bestellten Verletzungsgegenstände gemäß Ziffer 1.

5. Die Beklagte wird verurteilt, die Verletzungsgegenstände gemäß Ziffer 1 zurückzurufen und endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen.

6. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.584,09 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus ab dem 01.09.2023 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt:

Klageabweisung.

Die Beklagte ist dem Klagebegehren entgegengetreten und hat gemäß § 148 Abs. 1 ZPO auf Aussetzung des Verletzungsverfahrens angetragen, bis in einem anhängigen Nichtigkeitsverfahren über ihren Löschungsantrag wegen der Klagemarke entschieden worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes in erster Instanz wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen.

2. Das Landgericht hat der Klage vollständig stattgegeben. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie neben verschiedenen Gehörsverletzungen im Wesentlichen rügt, dass es der Klagemarke an der Kennzeichnungskraft fehle, dass sie die Klagemarke nicht im Rechtssinne benutzt habe und dass eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Die Beklagte beantragt:

1. Der Rechtsstreit wird gemäß § 148 Abs. 1 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag auf Löschung der Klagemarke ausgesetzt.

2. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 16.12.2024, Az. 32 O 114/23 KfH, wird dahingehend geändert, dass die Klage vollständig zurückgewiesen wird.

3. Hilfsweise: Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 16.12.2024, Az. 32 O 114/23 KfH, wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Kammer des Landgerichts Stuttgart zurückverwiesen.

Die Klägerin beantragt:

Zurückweisung der Berufung.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes in zweiter Instanz wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

1. Der Senat ist einstimmig der Auffassung, dass die zulässige Berufung der Beklagten offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert (§ 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Zu Recht und mit zutreffender Begründung, auf die hier zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. b), Art. 130 Abs. 1 Satz 1 UMV und die ihm folgenden Nebenansprüche auf Feststellung der Schadensersatzpflicht (Art. 129 Abs. 2 UMV, § 119 Nr. 2, § 14 Abs. 6 MarkenG), auf Auskunft (Art. 129 Abs. UMV, § 242 BGB), auf Vernichtung und Rückruf (Art. 129 Abs. 2 UMV, § 119 Nr. 2, § 19 MarkenG) und auf Erstattung der Abmahnkosten (Art. 129 UMV, § 119 Nr. 2, § 18 Abs. 2 MarkenG) gegen die Beklagte zuerkannt. Die Berufungsbegründung gibt lediglich Anlass zu folgenden ergänzenden Ausführungen:

a) Soweit die Berufung der Klägerin von vornherein das ausschließliche Recht an der Klagemarke abspricht, weil es der Klagemarke an einer Kennzeichnungskraft fehle, ist dies im vorliegenden Verletzungsverfahren unbehelflich.

In der Sache geht es der Berufung um eine Klärung, ob die Klagemarke überhaupt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeignet ist. Diese – zutreffende – Unterscheidungskraft war gemäß Art. 42 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 lit. b) UMV bei der Anmeldung der Klagemarke zur Eintragung vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (nachfolgend: Amt) unter dem Gesichtspunkt eines absoluten Eintragungshindernisses schon von Amts wegen zu prüfen. Mit der Eintragung ist gemäß Art. 9 Abs. 1 UMV das Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin an der Klagemarke zur Entstehung gelangt und kann gemäß Art. 59 Abs. 1 lit. a), Abs. 2, Art. 62 Abs. 2 UMV nur im Nichtigkeitsverfahren oder auf eine – hier nicht erhobene – Widerklage im Verletzungsverfahren rückwirkend gegenüber jedermann beseitigt werden.

Ein Nichtigkeitsverfahren ist hier von der Beklagten am 08.07.2024 bei dem Amt unter dem Aktenzeichen … anhängig gemacht worden und es ist vordergründig das Ziel der Berufung, bis zu einer Entscheidung hierüber gemäß § 148 Abs. 1 ZPO eine Aussetzung des Berufungsverfahrens zu erwirken. Auf einen Verstoß gegen § 148 Abs. 1 ZPO lässt sich jedoch eine Berufung nicht stützen, weil damit keine sachliche Abänderung des angefochtenen Urteils zugunsten des Rechtsmittelklägers verbunden sein kann. Indem die Berufung der Klägerin von vornherein das ausschließliche Recht an der Klagemarke abspricht, versucht sie in unbehelflicher Weise daher nur, ihr eigentliches Aussetzungsbegehren an die Stelle eines Berufungsbegehrens zu setzen.

b) Solange die Klagemarke somit als rechtsbeständig anzusehen ist, verleiht sie gemäß Art. 9 Abs. 1 UMV der Klägerin das Recht, der Beklagten unter den weiteren Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr (Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV) die Benutzung eines ähnlichen Zeichens zu verbieten. Ohne Erfolg wendet die Berufung hiergegen ein, es fehle an einer markenmäßigen Benutzung, weil die Beklagte das Zeichen „G.Pads“ nur für Teile des von ihr vertriebenen Spiels verwende, ohne auf eine betriebliche Herkunft hinzuweisen.

Daran trifft zwar zu, dass Benutzungen einer Marke, die lediglich beschreibende Zwecke verfolgen, vom Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 1 UMV ausgenommen sein können (EuGH, Urteil vom 14.05.2002 – C-2/00, juris Rn. 17). So liegt der Fall hier aber nicht. Die Beklagte verwendet das Zeichen „G.Pads“ jedenfalls auf der Spielverpackung blickfangmäßig und stellt einen direkten Zusammenhang zwischen der Klagemarke („G.“) und der angebotenen Ware („Pads“) her. Hierfür spricht auch, dass die Bezeichnung in einer für beschreibende Begriffe ungewöhnlichen Schreibweise mit Majuskeln in der Wortmitte verwendet wird (vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 174/06, juris Rn. 60). Damit ist die Herkunftsfunktion der Unionsmarke tangiert und eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen.

Anders als die Berufung unter Bezugnahme auf Art. 14 UMV insinuiert, geht es auch nicht um eine nach Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV privilegierte Benutzung für Zubehör oder Ersatzteile. Die „Pads“ mögen als Ersatzteile nachzubestellen sein. Dies ändert aber nichts daran, dass die Klagemarke hier nicht referierend benutzt wurde. Die mit der Klagemarke („G.“) bezeichnete Ware („Pads“) wurde schlichtweg nicht als solche der Klägerin kenntlich gemacht, sondern die Beklagte hat die Klagemarke für die Ware verwendet wie eine eigene Marke. Das ist durch die Schutzschranke des Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV nicht gedeckt (vgl. zum inhaltsgleichen § 23 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 154/14, juris Rn. 30 ff.).

c) Im Übrigen teilt der Senat die Beurteilung des Landgerichts, dass die markenmäßige Benutzung des Zeichens „G.Pads“ gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV eine Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke begründet.

Die Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV für eine Verwechslungsgefahr hat das Landgericht zutreffend wiedergegeben und dazu gemäß § 529 Abs. 1 ZPO bindende Feststellungen getroffen. Es hat auf dieser Grundlage zu Recht erkannt, dass bei einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke („G.“) jedenfalls eine hohe Ähnlichkeit zwischen dem Verletzungszeichen („G.Pads“) und der Klagemarke („G.“) besteht und eine gleich hohe Ähnlichkeit auch zwischen der gekennzeichneten Ware („Pads“) und der Ware, für die der Schutz der Klagemarke besteht („Haft- und Klebebänder“), anzunehmen ist.

Dass hier in Bezug auf die Warenähnlichkeit das Landgericht gehörswidrig Sachverständigenbeweis zu dem von der Beklagten behaupteten Unterschied zwischen Haft- und Klebebändern übergangen haben soll, erschließt sich dem erkennenden Senat nicht. Der Schutz der Klagemarke bezieht sich nämlich auf beide Waren (vgl. Anlage K1) und es kommt deshalb nicht darauf an, die „Pads“ einer dieser Waren zuzuordnen.

Auch ist nicht einzusehen, die Warenähnlichkeit hier an dem von der Beklagten vertriebenen Spiel zu messen. Denn darauf ist das Unterlassungsbegehren überhaupt nicht gerichtet. Die Berufung widerspricht sich insoweit zumal selbst, weil sie zum Bezugspunkt einer markenmäßigen Benutzung nicht das Spiel, sondern die „Pads“ macht.

Anders als die Berufung meint, kann von einer vollständigen Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke („G.“) aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung keine Rede sein. Der dazu erstmalig gehaltene Sachvortrag stützt diese Annahme ebenfalls nicht und ist gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO ohnehin nicht berücksichtigungsfähig. Dem Landgericht kann hier keine Überraschungsentscheidung zum Nachteil der Beklagten vorgeworfen werden, weil in der mündlichen Verhandlung vom 12.06.2024 auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hingewiesen worden war und mit dem Richterwechsel keine Änderung der Rechtsansicht einhergegangen ist (vgl. statt aller Vollkommer in Zöller, ZPO, 36. Aufl. 2026, § 321a Rn. 10 m.w.N.).

Aufgrund der rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen kommt es für den Grad der Ähnlichkeit auf die Vertriebskanäle und die maßgeblichen Verkehrskreise somit nicht mehr ausschlaggebend an (vgl. Hildebrandt in Hildebrandt/Sosnitza, UMV, 1. Aufl. 2021, Art. 8 Rn. 78).

2. Der Antrag der Beklagten auf Aussetzung des Berufungsverfahrens wird abgelehnt. Der erkennende Senat hat hierüber eigenständig im Rahmen der Berufung zu entscheiden, nachdem über die Ablehnung der beantragten Aussetzung in dem angefochtenen Urteil entschieden worden war (vgl. statt aller Greger in Zöller, 36. Aufl. 2026, § 252 Rn. 2 m.w.N.).

Die Aussetzung beurteilt sich dabei nicht nach Art. 132 Abs. 1 UMV, sondern nach § 148 Abs. 1 ZPO, weil der Löschungsantrag vom 08.07.2024 zeitlich nach der Klageerhebung im Verletzungsverfahren am 23.01.2024 gestellt wurde (vgl. zur Anwendbarkeit von § 148 Abs. 1 ZPO OLG Stuttgart, Beschluss vom 13.03.2023 – 2 W 47/20, juris Rn. 25).

Gemäß § 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen ist.

Ob wegen des bei dem Amt anhängigen Nichtigkeitsverfahrens überhaupt ein Aussetzungsgrund besteht, oder der Klage nicht auch aufgrund der beiden hilfsweise vorgebrachten Klagemarken (teilweise) stattzugeben wäre, kann dahinstehen. Es entspricht jedenfalls pflichtgemäßem Ermessen, das Berufungsverfahren hier nicht auszusetzen.

Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 Abs. 1 ZPO kommt im Verletzungsverfahren in Betracht, wenn der Löschungsantrag einige Erfolgsaussicht aufweist, insbesondere wenn erstinstanzlich bereits die Löschung angeordnet ist, ohne dass insoweit bereits Rechtskraft eingetreten sein muss. Bei der Ermessensausübung abzuwägen sind das Interesse des Verletzungsklägers an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Zugunsten des Klägers ist darüber hinaus zu berücksichtigen, ob durch die während der Verfahrensaussetzung andauernden Verwendung des angegriffenen Zeichens mit einer Schwächung der Klagemarke zu rechnen ist und ob der Kläger noch weitere Ansprüche aufgrund anderer Kennzeichenrechte verfolgt, die durch das Nichtigkeitsverfahren nicht betroffen sind (BGH, Urteil vom 23.09.2015 – I ZR 78/14, juris Rn. 19, 112).

Danach überwiegen hier die gegen eine Aussetzung sprechenden Gesichtspunkte die von der Berufung für die Aussetzung geltend gemachten Umstände deutlich. Der Löschungsantrag der Beklagten bezieht sich auf absolute Eintragungshindernisse (Art. 7 Abs. 1 lit. b), lit. c) UMV), welche von dem Amt vor Eintragung der Klagemarke bereits von Amts wegen geprüft worden sind. Die Erfolgsaussichten des Löschungsantrags werden als gering angesehen, zumal das Amt in einem Widerspruchsverfahren mit Entscheidung vom 28.03.2023 (Az. B 3 167 243) der Klagemarke eine Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b) UMV attestiert hat und es der erkennende Senat für fernliegend hält, anzunehmen, die Klagemarke beschreibe im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. c) UMV lediglich die Merkmale der geschützten Waren. Mit beiden Punkten hat sich das Landgericht bereits umfassend auseinandergesetzt und dem ist von hier aus nichts hinzuzufügen. Weil sich noch rechtswidrig gekennzeichnete Ware im Umlauf befindet, ist zudem zu besorgen, dass sich die Beklagte bei einer Aussetzung des Berufungsverfahrens zu einer fortwährenden Markenrechtsverletzung anschickt und damit erst die von ihr vorgebrachte Schwächung der Kennzeichnungsfunktion der Klagemarke selbst bewirkt.

Die beabsichtigte Festsetzung des Streitwerts für das Berufungsverfahren folgt aus § 47 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 1 GKG.

Da die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat, legt der Senat aus Kostengründen die Rücknahme der Berufung nahe. Im Falle der Berufungsrücknahme ermäßigen sich vorliegend die Gerichtskosten von 4,0 auf 2,0 Gebühren (Nr. 1222 KV-GKG).